info[at]sl-legal.cz, (+420) 273 134 484CZ | EN

Last part of EU trademark reform applies as of 1 October 2017 / Poslední část reformy ochranné známky EU vstoupila v účinnost

01.10.2017

On 1 October 2017 the last part of provisions of the Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark (now EU trademark) came into force. Two separate secondary acts, namely the European Trade Mark Delegated Regulation (‘EUTMDR’) no. 2017/1431 and the European Trade Mark Implementing Regulation (‘EUTMIR’) no. 2017/1430.

The last phase of the reform brings three main areas of changes.

The most important one is a change in the very definition of the subject of protection through abolition of the requirement of graphical representation. It is now sufficient if a sign is capable of being represented on the Register of European Union trademarks, in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor. The result is a “what you see is what you get system”. The general definition is accompanied by detailed rules and requirements including technical specification in the Implementing Regulation.

Second change concerns the new possibility to apply for registration of a “certification mark” which allow a certifying institution or organisation to permit adherents to the certification system to use the mark as a sign for goods or services complying with the certification requirements. These trademarks have been a part of legal systems of a part of the EU member states for quite some time.

The last group of changes includes changes of procedural and formal nature concerning various phases and aspects of proceedings at the European Union Intellectual Property Office (EU IPO) including the proceedings on oppositions and invalidation actions. One of the prominent changes provides for a possibility to seek registration based on acquired distinctiveness as a “secondary claim”, allowing the applicant to exhaust its right to appeal on inherent distinctiveness.

 

 

Dne 1.10.2017 vstoupila v účinnost poslední část ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 měnící nařízení o ochranné známce Společenství (nyní ochranné známce EU). V účinnost vstoupily rovněž prováděcí předpisy Nařízení Komise v přenesené pravomoci o ochranné známce Evropské unie, ref. č.: „C(2017)3212“ a Prováděcí nařízení o ochranné známce Evropské unie („prováděcí nařízení o OZEU“), ref. č.: „C(2017)3224“.

Poslední fáze reformy přináší tři hlavní okruhy změn.

Nejzásadnější z nich je změna v samotném vymezení předmětu ochrany, když odpadá požadavek grafického znázornění. Nově postačí, pokud označení je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, která je poskytována majiteli ochranné známky. Výsledkem je systém označený souslovím „what you see is what you get“ („dostaneš to, co vidíš“). Obecné vymezení doplňují přesnější pravidla a požadavky včetně technických specifikací v prováděcím nařízení.

Druhou změnou je zavedení možnosti přihlásit si tzv. certifikační ochranné známky, které umožňují certifikační instituci nebo organizaci povolit zúčastněným stranám v rámci certifikačního systému užívat ochrannou známku jako označení pro výrobky nebo služby, které splňují certifikační požadavky. Tyto ochranné známky jsou již dlouho dobu pevnou součástí právních řádů některých členských států EU.

Poslední skupinu změn pak tvoří změny procesní a formální povahy, týkající se různých fází a aspektů řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) včetně řízení o námitkách a prohlášení neplatnosti. Jednou z významných novinek je zavedení možnosti domáhat se zápis ochranné známky na základě prokázání získání rozlišovací způsobilosti cestou tzv. vedlejšího prohlášení, umožňující přihlašovateli nejprve vyčerpat své právo na odvolání ve věci „vnitřní rozlišovací způsobilosti“.